17615 Практика выхода предпринимателей на иностранный рынок с целью развития там франчайзинговой сети очень популярна. В российских реалиях эта тема актуальна как для иностранных компаний, который планируют развивать свой бизнес в России, так и для российских компаний, которые чувствуют в себе достаточно сил для выхода на зарубежные рынки.
При этом в случаях, когда речь идет об отношениях между несколькими странами необходимо принимать во внимание некоторые юридические нюансы такого сотрудничества.
В соответствии с правом какой страны составлять контракт?
При заключении сделки, сторонами которой выступают лица из разных стран, допускается выбор права, которое будет регулировать отношения между ними. Для этого непосредственно в контракте необходимо прописать, правом какой страны регулируется контракт в целом, либо его отдельные части.
Так, например, если сторонами договора о предоставлении мастер франшизы выступают лица из США и России, то стороны имеют право прямо установить, что контракт подлежит регулированию в соответствии с правом России. Более того, ничто не запрещает определить в качестве применимого права и право третьей страны, например, право Франции. Другой вопрос, что наиболее разумным представляется выбор права той страны, с которой исполнение контракта имеет большую связь или которому стороны более всего доверяют. Конечно, если собственником франшизы выступает американская сторона, то, скорее всего, обладая большей переговорной силой (bargainingpower), в качестве применимого права для контракта о предоставлении мастер франшизы будет «выбрано» право США либо одного из его штатов. Другой вопрос, если в качестве места разрешения споров стороны выбирают государственный суд в России. В таком случае выбор права США выглядит неоправданно, так как применение российскими судами норм иностранного права будет весьма затруднительно и неэффективно.
В случае если стороны прямо в контракте не определили применимое право, то сторонам надлежит руководствоваться нормами международного частного права, в том числе коллизионными нормами, положениями международных соглашений между государствами сторон контракта. Так в соответствии с нормами международного частного права, установленными в российском законодательстве, в отношении договора коммерческой концессии применяется право страны, на территории которой пользователю разрешается использование комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, либо, если данное использование разрешается на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности правообладателя.
Выбирая право, применимое к отношениям сторон по контракту, также необходимо понимать, что выбранное право затрагивает только регулирование отношений между сторонами контракта. Из этого следует, что вопросы, связанные, в частности, с нарушением третьими лицами прав на интеллектуальную собственность, входящую в комплекс прав, передаваемых по договору, будут уже регулироваться не положениями договора или выбранным правом, а нормами права той страны, в которой такое нарушение имело место.
Еще один нюанс, о котором не стоит забывать, заключается в том, что к форме сделки (письменная, устная, нотариальная) применяется также право страны, подлежащее применению к самой сделке. Однако если соблюдены требования права страны места совершения сделки (то есть ее заключения) к форме сделки, то такая сделка не может быть признана недействительной. То есть, если совершая сделку в Москве, сторонами соблюдены все требования российского законодательства к ее форме, то такая сделка не может быть признана недействительной по этому основанию. Из этого следует, что не стоит пренебрегать указанием в контракте на место его совершения.
Также очень важно понимать, что в отношении тех сделок, которые подлежат исполнению в России, действует еще одно важное правило: если сделка либо возникновение, переход, ограничение или прекращение прав по ней подлежит обязательной государственной регистрации в Российской Федерации, форма такой сделки подчиняется российскому праву. Из этого следует, что предоставление прав по франчайзинговому контракту, который будет исполняться на территории России, необходимо обязательно зарегистрировать в Роспатенте. Это важно, так как далеко не во всех странах договор франчайзинга или переход прав по нему подлежат регистрации. Например, в Казахстане таких требований законодатель не предъявляет.
Затронув вопрос регистрации, очень важно также оговориться, что в случае, если иностранное лицо передает права на товарный знак (что обязательно в случае франчайзинга), то такой знак должен быть обязательно зарегистрирован и на территории государства, где планируется его использование. Очень часто стороны забывают об этом.
Также освещая вопросы применимого права, невозможно не затронуть проблему различного правового регулирования охраны объектов интеллектуальной собственности, которые передаются в составе комплекса прав по франчайзингу. Дело в том, что встречаются случаи, когда в одной стране объект может признаваться охраняемым объектом интеллектуальной собственности, а в другой нет. Особенно актуально это для таких объектов как ноу-хау (секрет производства) и полезной модели. В отношении этих объектов среди различных стран нет единого понимания в вопросе охраны.
Что касается ноу-хау, то во многих странах оно не признается объектом интеллектуальной собственности (например, Япония, Великобритания и иные европейские страны). Более того, в разных странах используются разные термины для наименования этого понятия, такие как undisclosed information, tradesecret, manufacturing secret.
Полезная модель также во многих странах не охраняется патентом (в отличие от РФ), а подлежит защите только как дизайн.
Из этого следует, что если в случае наличия договорных отношений между сторонами, вопрос использования таких объектов и ответственности за нарушение принятых на себя обязательств регулируется самими сторонами в договоре, то в случае внедоговорного использования таких объектов (третьими лицами, не являющимися сторонами договора; либо после прекращения договора) возникает вопрос о возможности их правовой охраны в принципе на территории той страны, где охрана таких объектов законом не предусматривается.
В качестве примера приведем следующую ситуацию. В статье 1231 ГК РФ установлено, что «на территории Российской Федерации действуют исключительные права.., установленные международными договорами Российской Федерации и настоящим Кодексом». ГК РФ не предусматривает возможности охраны секрета производства, возникшего на территории иностранного государства. Следовательно, для признания на территории России охраны зарубежного секрета производства должен существовать специальный международный договор об охране секретов производства. В этой связи напрашивается вывод о том, что в случае отсутствия такого международного договора защита иностранного ноу-хау как объекта интеллектуальной собственности в России невозможна. Таких международных договоров у России нет.
Данную проблему можно проиллюстрировать следующим примером. Российская компания использовала по лицензии, выданной украинской компанией, украинскую технологию изготовления продукции. По окончании действия лицензионного контракта, российская компания продолжила использование зарубежной технологии без согласия украинского правообладателя. Так как в соответствии с российским законодательством и международными договорами иностранное ноу-хау не подлежит правовой защите в России, охрана такому иностранному ноу-хау как объекту интеллектуальной собственности предоставляться в России не должна. Эти риски необходимо учитывать при заключении международного контракта франчайзинга, в комплекс передаваемых прав по которому входит ноу-хау.
В случае возникновения споров, в какой суд обращаться?
Как и в ситуации с применимым правом стороны международного контракта вправе прямо определить, в каком порядке и кем будут разрешаться их споры. Это может быть государственный суд одной из сторон, а может быть и негосударственный суд, например, международный коммерческий арбитражный суд (например, ICC International Court of Arbitration, Лондонский суд международного арбитража, Международный арбитражный суд Стокгольма). При этом надо учитывать плюсы и минусы негосударственных судов. Как правило, стоимость рассмотрения спора в них намного выше, чем в государственных судах; при этом качество рассмотрения дела может значительно выигрывать; кроме того, стороны могут совместно участвовать в назначении арбитров, которые будут разрешать спор.
Юристов какой страны лучше привлекать для составления документов?
Ответ на этот вопрос напрямую зависит от того, праву какой страны вы решили подчинить ваш контракт. Вероятно, будет не вполне разумным поручать американским юристам составление контракта в соответствии с российским правом и / или наоборот.
На каком языке составлять контракт?
Так как сторонами контракта являются лица, разговаривающие, как правило, на разных языках, то было бы странно составлять договор только на одном языке. Поэтому чаще всего контакт составляется на двух языках - например, русском и английском. Кроме того, еще на стадии составления контракта важно иметь в виду, что в случае если право страны, в которой он будет исполняться, требует регистрации франчайзингового договора или перехода прав по нему, то регистрирующий орган всегда требует перевода документов на свой рабочий язык. В Роспатенте таким языком по понятным причинам является русский.
Кроме того, очень важно оговорить в контракте, версия на каком из языков будет иметь большую силу в случае возникновения разночтений.
Екатерина Смирнова,
руководитель
практики по интеллектуальной
собственности /информационным
технологиям
адвокатского бюро
«Качкин и Партнеры»
