45097 Анастасия Фокина, юрист практики интеллектуальной собственности и товарных знаков юридической компании «Пепеляев групп»
Словами «франчайзинг», «франшиза» или «коммерческая концессия»
обозначают особые отношения между участниками рынка, когда одна сторона,
именуемая франчайзер, передаёт
другой стороне, именуемой франчайзи,
за денежные отчисления право использования
своих средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания или
коммерческое обозначение) и одновременно предоставляет пользователю охраняемую
информацию о наработанных схемах ведения бизнеса, оказывая постоянное консультационное содействие
в его организации.
Предмет и форма договора коммерческой концессии (договор франчайзинга)
Статья 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») определяет договор коммерческой концессии как договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
По договору коммерческой концессии возможно также использование деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном сторонами объеме.
Поскольку отношения по использованию передаваемых объектов интеллектуальной собственности являются по своей сути лицензионными, к договору коммерческой концессии применимы правила о лицензионном договоре, содержащиеся в части IV ГК РФ.
Обязательная форма договора – письменная. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Кроме того, предоставление права использования комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в Роспатенте. При несоблюдении данного требования предоставление права использования считается несостоявшимся.
Договор коммерческой концессии является одним из наиболее сложных договоров, регулируемых гражданским законодательством, так как может охватывать целый ряд объектов интеллектуальной собственности, каждому из которых присущи свои нюансы.
Так, например, вопрос о предмете договора коммерческой концессии (и обязательности предоставления по нему права использования товарного знака) был совсем недавно (26 августа 2015 года) рассмотрен судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации.[1]
Как было установлено судами, между истцом (правообладателем) и пользователем был заключен договор, по условиям которого правообладатель передал пользователю право использовать, в частности, секреты производства (ноу-хау), а также «Brand Book», в котором содержатся правила и примеры использования фирменного стиля в отношении: использования фирменного знака/логотипа; цветовых решений и элементов дизайна; шрифтов; документации и визиток; фирменного бланка; фирменных наклеек; маркировки образцов печати; одежды и элементов интерьера; вывесок.
Полагая, что пользователем нарушены обязательства по оплате роялти, правообладатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании суммы задолженности, штрафа и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Суды квалифицировали договор как договор коммерческой концессии и признали его ничтожным ввиду отсутствия государственной регистрации в Роспатенте (на основании пункт 2 статьи 1028 ГК РФ). Со ссылкой на нормы о последствиях недействительности сделки в удовлетворении исковых требований было отказано. При этом доводы правообладателя о том, что договор нельзя считать концессионным, потому что передача прав на использование товарного знака в нем не предусматривалась, суды не учли.
Между тем Верховный суд РФ направил дело на новое рассмотрение, указав, что передача права на товарный знак является обязательным условием договора коммерческой концессии, что обусловливает необходимость государственной его регистрации в Роспатенте. Исходя из этого, недействительной могла быть признана только та часть договора, которая касалась передачи права на использование товарного знака.
Кроме того, Верховный суд указал, что при новом рассмотрении дела следует рассмотреть вопрос о взыскании роялти за фактическое пользование товарного знака в свете того, исполнялся ли договор обеими сторонами и пользовался ли ответчик предоставленными истцом правами на объекты интеллектуальной собственности (в том числе, правом на использование товарного знака).
В свете данной позиции интересно также дело по иску правообладателя (владельца сети автосервисов) о нарушении его прав на товарный знак при наличии между сторонами заключенного лицензионного договора на использование ноу-хау. Дело рассматривалось Судом по интеллектуальным правам в качестве кассационной инстанции.[2]
В деле отсутствовали письмо-согласие и лицензионный договор на использование товарного знака, однако, судами было установлено, что в течение длительного периода времени (немногим менее 1 года) истцом поставлялись ответчику различные материалы, включая стенды с нанесенным на них товарным знаком. Приняв во внимание указанные обстоятельства, суды признали, что основания для вывода об использовании ответчиком товарного знака истца без его согласия отсутствуют.
Таким образом, ситуация, когда правообладатель при фактически концессионных отношениях не включает в комплекс передаваемых пользователю прав право на товарный знак, может иметь непредсказуемые правовые последствия для обеих сторон. Для правообладателя такая ситуация может повлечь риск невозможности взыскания причитающихся ему по договору платежей ввиду признания предоставления права на товарный знак несостоявшимся.
Для пользователя же такая ситуация влечет риски, связанные с возможным предъявлением претензий со стороны правообладателя о незаконном использовании товарного знака. Размер таких претензий может достигать 5 000 000 рублей.
Однако, несмотря на необходимость тщательно выбирать договорные инструменты, приведенная выше судебная практика вселяет определенную надежду на то, что отношения сторон в случае возникновения спорной ситуации будут квалифицированы правильно с учетом всех обстоятельств дела.
Если товарный знак не зарегистрирован
Возможны ситуации, когда товарный знак у потенциального франчайзора не зарегистрирован или только лишь находится в процессе регистрации, что в принципе исключает возможность заключения договора коммерческой концессии на данном этапе. В этом случае сторонам не обойтись без избрания иной договорной конструкции для урегулирования отношений. Такой конструкцией может стать, в частности, лицензионный договор в отношении ноу-хау, о котором было сказано выше.
Применительно к ситуации, когда товарный знак отсутствует, а также к ситуации, когда договор коммерческой концессии не заключается по иным причинам, рекомендуется особое внимание уделять формулированию условий о взаимных правах и обязанностях сторон, поскольку режим, предусмотренный законом для отношений по договору коммерческой концессии уже не будет применяться к иным договорным моделям.
Так статья 1031 ГК РФ устанавливает следующие обязанности правообладателя, которые действуют по умолчанию, если договором не предусмотрено иное:
- передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;
- обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав;
- оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;
- контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии.
Кроме того, по закону пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности но договору коммерческой концессии, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок (ст. 1035 ГК РФ).
В свою очередь пользователь с учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой им по договору коммерческой концессии, (в отсутствии иных положений в договоре) обязан (ст. 1032 ГК РФ):
- обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;
- соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;
- оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;
- не разглашать секреты производства (ноу-хау) правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
- предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором;
- информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.
Указанных выше гарантий, доступных в силу закона, стороны автоматически лишаются при выборе договорной модели, отличной от договора коммерческой концессии. В связи с этим обеим сторонам необходимо будет уделять повышенное внимание формулированию условий договоров, связанных с их взаимными правами и обязанностями.
Подводные камни российского франчайзинга
Необходимость установления режима конфиденциальности информации
Еще один важный элемент франчайзинговых отношений в России – ноу-хау (секрет производства).
Помимо предоставления пользователю права на использование товарного знака правообладатель передает ему свои знания, опыт и иные сведения об организации бизнеса. С точки зрения российского права такая информация может иметь статус ноу-хау (самостоятельного объекта исключительных прав), однако, лишь при соблюдении определенных условий.
Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (статья 1465 ГК РФ).
Таким образом, правообладатель должен ограничить доступ к соответствующим сведениям путем установления порядка обращения с ними и контроля за соблюдением такого порядка.
Порядок установления режима коммерческой тайны регламентирован Федеральным законом «О коммерческой тайне» и включает в себя следующие обязательные меры:
1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;
2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).
К сожалению, нередки случаи, когда правообладатели пренебрегают данными мерами, полагая, что наличия у них значительного опыта и ценных наработок в определенном бизнесе, достаточно, чтобы говорить об их исключительном праве на ноу-хау. Однако, режим коммерческой тайны (необходимый для существования ноу-хау) считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, указанных выше мер, а исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание.
Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. Применимость законодательства о защите конкуренции
В рамках договора коммерческой концессии стороны имеют возможность установить некоторые ограничения их прав, которые направлены, прежде всего, на ограничение конкуренции на рынке соответствующих товаров или услуг.
Однако, такое соглашение участников может вступить в конфликт с антимонопольным законодательством. В соответствии с пунктом 1 статьи 1033 ГК РФ ограничительные условия могут быть признаны недействительными по требованию антимонопольного органа или иного заинтересованного лица, если эти условия с учетом состояния соответствующего рынка и экономического состояния сторон противоречат антимонопольному законодательству.
К ограничениям прав сторон, которые могут содержаться в договоре коммерческой концессии, но, могут быть признаны недействительными по иску заинтересованного лица или антимонопольного органа, как противоречащие антимонопольному законодательству, относятся следующие:
1) обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории;
2) обязательства пользователя:
- не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора коммерческой концессии;
- отказ от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя;
- реализовывать, в том числе перепродавать, произведенные и (или) закупленные товары, выполнять работы или оказывать услуги с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав по установленным правообладателем ценам;
- не осуществлять реализацию аналогичных товаров, выполнение аналогичных работ или оказание аналогичных услуг с использованием товарных знаков или коммерческих обозначений других правообладателей;
- продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно в пределах определенной территории;
- согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих помещений, используемых при осуществлении предоставленных по договору исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление.
Вышеуказанный перечень не является исчерпывающим и содержит наиболее распространенные ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.
При этом закон прямо указывает, что условия договора коммерческой концессии, предусматривающие обязательство пользователя продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения, место жительства на определенной договором территории, являются ничтожными. Такие ограничения является недействительными с момента включения их в договор коммерческой концессии.
[1] Определение Верховного Суда РФ от 26.08.2015 №304-ЭС15-5828 по делу №А45-13334/2014.
[2] Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2015 №С01-1363/2014 по делу №А40-23369/2014.
